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BGH-Entscheidung „Gestricktes Schuhoberteil“

Sehr alter Stand der Technik als Anregung für den Fachmann?

Eine Erfindung kann durch ein Patent geschützt werden, wenn sie neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist. Eine „erfinderische Tätigkeit“ liegt vor, wenn die Erfindung „sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.“ Als Maßstab wird die Figur des „Fachmanns“ herangezogen, der fiktiv bestimmt wird. Auf den tatsächlichen Erfinder kommt es ebenso wenig an wie darauf, ob die Erfindung ein Ergebnis jahrelanger Forschung oder eines „genialen Einfalls“ gewesen ist. Ausschlaggebend ist, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anlass dazu gegeben hätte, das technische Problem in der aufgezeigten Weise zu lösen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in dem Urteil vom 31.01.2017, Az: X ZR 119/14) mit der Frage zu beschäftigen, ob zu der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auch sehr alter Stand der Technik herangezogen werden muss, ob der Fachmann also auch durch bereits lange zurückliegende Erfindungen zu seiner Leistung hätte angeregt werden können.

Im Streitfall war am 18.12.2002 ein Schuh zum Patent angemeldet worden, dessen Oberteil aus gestricktem Textilmaterial bestand. Die hierzu verarbeiteten Fäden bestanden aus zweierlei Kunststoffmaterial mit unterschiedlichen Schmelzpunkten, welche durch Erwärmen gezielt verschmolzen und dadurch verklebt werden konnten. Auf diese Weise konnte eine Verstärkung vorgesehener Teile des Schuhs erreicht werden, ohne dass zusätzliche Materialen verwendet und dadurch der Tragekomfort beeinträchtigt werden würde. Allerdings war bereits im Jahre 1954 ein Schuhoberteil zum Patent angemeldet worden, welches die Verstärkung textiler Gewebe durch Verkleben verschiedener Fäden unter Wärmeeinwirkung vorsah und sich dabei nur dadurch von der jüngeren Erfindung unterschied, dass die ältere Anmeldung keine Fäden mit verschiedenen Schmelzpunkten vorsah.

Das Bundespatentgericht hatte auch diese lange zurückliegende Erfindung als relevant angesehen und das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt. Dem war die Patentinhaberin mit dem Argument entgegen getreten, dass ein 50 Jahre alter Stand der Technik nicht zur Anregung des Fachmanns hätte dienen können. Der BGH bestätigte die Entscheidung des Bundespatentgerichts. Es sei eine Frage des Einzelfalls, ob der Fachmann sich Anregungen für die Problemlösung auch bei älteren Erfindungen holen würde. Der Umstand, dass die alte Erfindung eine hohe sachliche Nähe zur neuen aufweist, reiche zwar per se nicht aus, damit der Fachmann sie in Betracht ziehe. Andererseits könne auch der große zeitliche Abstand nicht begründen, dass der Fachmann die alte Lösung nicht in seine Überlegungen mit einbeziehe. Sonst würde, so der BGH, „nicht ein neuer und erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik mit einem Schutzrecht gewürdigt, sondern die bloße Wiederentdeckung eines bekannten technischen Konzeptes prämiert“. Daher kann eine sehr alte technischen Lösung nicht per se außer Acht gelassen werden.

PRAXISTIPP

Die Entscheidung konkretisiert den Ausgangspunkt für die Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit weiter. Der BGH betont, dass patentwürdig nur die Weiterentwicklung, nicht die Wiederentdeckung ist. Für Branchen, in denen länger keine Innovation stattgefunden hat, dürfte allein das Vorliegen einer Weiterentwicklung nicht auf den erfinderischen Gehalt hindeuten. Umgekehrt lässt das hohe Alter allein eine technische Lösung nicht irrelevant für den Fachmann werden. Auch sehr alte Patentanmeldungen sind daher ggf. bei der Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfindung mit einzubeziehen.

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